原標(biāo)題：淺析外觀設(shè)計(jì)專利的抵觸申請
2008年第三次專利法修改時(shí)，針對專利法第二十三條進(jìn)行了全面修改，在二十三條第一款中引入了關(guān)于外觀設(shè)計(jì)抵觸申請的規(guī)定，“沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請日前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的文件中。”在申請、復(fù)審、無效過程中，存在著因不能準(zhǔn)確把握抵觸申請的判斷思路與方式，導(dǎo)致其訴求不能得到主管部門支持的情形。
實(shí)踐中由于外觀設(shè)計(jì)專利與發(fā)明/實(shí)用新型的保護(hù)客體和保護(hù)范圍不同，導(dǎo)致外觀設(shè)計(jì)抵觸申請?jiān)趯?shí)踐中存在誤解，本文結(jié)合國家知識產(chǎn)權(quán)局無效宣告請求審查決定，通過梳理外觀設(shè)計(jì)專利抵觸申請的判斷思路與方式，為申請人及相關(guān)從業(yè)者提供參考。
關(guān)鍵詞：外觀設(shè)計(jì) 抵觸申請
01、與本文相關(guān)的專利法法條
1.1專利法第二十三條第一款：
授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。
1.2專利審查指南第一部分第三章：
初步審查中，審查員對于外觀設(shè)計(jì)專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定進(jìn)行審查。審查員可以根據(jù)其獲得的有關(guān)現(xiàn)有設(shè)計(jì)或抵觸申請的信息，審查外觀設(shè)計(jì)專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定。
外觀設(shè)計(jì)可能涉及非正常申請的，例如明顯抄襲現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者重復(fù)提交內(nèi)容明顯實(shí)質(zhì)相同的專利申請，審查員應(yīng)當(dāng)根據(jù)檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的信息，審查外觀設(shè)計(jì)專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定。
相同或者實(shí)質(zhì)相同的審查參照本指南第四部分第五章的相關(guān)規(guī)定。
1.3專利審查指南第四部分第五章：
? 5.根據(jù)專利法第二十三條第一款的審查
根據(jù)專利法第二十三條第一款的規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。
不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)，是指在現(xiàn)有設(shè)計(jì)中，既沒有與涉案專利相同的外觀設(shè)計(jì)，也沒有與涉案專利實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。在涉案專利申請日以前任何單位或者個(gè)人向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院?含申請日) 公告的同樣的外觀設(shè)計(jì)專利申請，稱為抵觸申請。其中，同樣的外觀設(shè)計(jì)是指外觀設(shè)計(jì)相同或者實(shí)質(zhì)相同。
判斷對比設(shè)計(jì)是否構(gòu)成涉案專利的抵觸申請時(shí)，應(yīng)當(dāng)以對比設(shè)計(jì)所公告的專利文件全部內(nèi)容為判斷依據(jù)。與涉案專利要求保護(hù)的產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行比較時(shí)，判斷對比設(shè)計(jì)中是否包含有與涉案專利相同或者實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。例如，涉案專利請求保護(hù)色彩，對比設(shè)計(jì)所公告的為帶有色彩的外觀設(shè)計(jì)，即使對比設(shè)計(jì)未請求保護(hù)色彩，也可以將對比設(shè)計(jì)中包含有該色彩要素的外觀設(shè)計(jì)與涉案專利進(jìn)行比較；又如，對比設(shè)計(jì)所公告的專利文件含有使用狀態(tài)參考圖，即使該使用狀態(tài)參考圖中包含有不要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)，也可以將其與涉案專利進(jìn)行比較，判斷是否為相同或者實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。
02、案例分析
2.1 案例一：國家知識產(chǎn)權(quán)局無效宣告請求審查決定（第25667號）
案件概述
無效宣告請求涉及的是國家知識產(chǎn)權(quán)局于2014年06月18日授權(quán)公告的201330588246.1號外觀設(shè)計(jì)專利，使用該外觀設(shè)計(jì)的產(chǎn)品名稱為“數(shù)據(jù)線”，其申請日為2013年11月29日。
圖1：案例一涉案專利附圖
圖2：案例一對比設(shè)計(jì)附圖
針對上述外觀設(shè)計(jì)專利（下稱涉案專利），請求人于2014年11月07日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請求，其理由是涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定，并提交了如下證據(jù)：
證據(jù)1：專利號為201320688485.9的中國實(shí)用新型專利授權(quán)公告文本打印件；
請求人認(rèn)為：證據(jù)1說明書附圖的圖1、圖3和圖4公開了涉案專利的外觀設(shè)計(jì)，屬于相同或?qū)嵸|(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。證據(jù)1的申請日早于涉案專利的申請日，因此涉案專利不符合專利法第23條第1款“沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中”的規(guī)定。
經(jīng)形式審查合格，專利復(fù)審委員會(huì)于2014年12月03日受理了該無效宣告請求，并將請求人的無效宣告請求文件轉(zhuǎn)送專利權(quán)人，通知其在指定期限內(nèi)進(jìn)行答復(fù)。
專利權(quán)人逾期未答復(fù)。
專利復(fù)審委員會(huì)依法成立合議組，對本案進(jìn)行審理。合議組于2015年02月12日向雙方當(dāng)事人發(fā)出口頭審理通知書，定于2015年03月24日進(jìn)行口頭審理。
請求人于2015年02月15日提交無效宣告請求口頭審理通知書回執(zhí)，明確表示不能參加口頭審理。
口頭審理如期進(jìn)行，專利權(quán)人未出席口頭審理。
在上述審理的基礎(chǔ)上，合議組經(jīng)合議，認(rèn)為本案事實(shí)已經(jīng)清楚，依法作出本審查決定。
決定理由
1、法律依據(jù)
專利法第23條第1款規(guī)定：授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。
2、證據(jù)認(rèn)定
證據(jù)1是中國實(shí)用新型專利文獻(xiàn)，專利權(quán)人在指定期限內(nèi)未對其真實(shí)性提出異議，經(jīng)核實(shí)，合議組對其真實(shí)性予以確認(rèn)。
請求人認(rèn)為證據(jù)1的申請日早于涉案專利的申請日，因此涉案專利不符合專利法第23條第1款“沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中”的規(guī)定。
對此，合議組認(rèn)為：首先，證據(jù)1申請日是2013年11月04日，公開日是2014年04月16日，因此證據(jù)1申請日在涉案專利的申請日2013年11月29日之前，公開日在涉案專利的申請日之后，不能構(gòu)成涉案專利的現(xiàn)有設(shè)計(jì)。其次，專利法第23條第1款中的抵觸申請，是指在涉案專利申請日以前沒有任何單位或者個(gè)人向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院蠊娴耐瑯拥耐庥^設(shè)計(jì)專利申請；本案中，由于證據(jù)1是中國實(shí)用新型專利申請，并非抵觸申請中指的外觀設(shè)計(jì)專利申請，因此證據(jù)1不能構(gòu)成涉案專利的抵觸申請。請求人認(rèn)為涉案專利相對于證據(jù)1不符合專利法第23條第1款規(guī)定的理由不成立。
決定分析
在評判證據(jù)1是否不符合專利法第二十三條第一款時(shí)，首先是由申請日進(jìn)行判斷，證據(jù)1申請日在涉案專利的申請日之前，公開日在涉案專利的申請日之后，不能構(gòu)成涉案專利的現(xiàn)有設(shè)計(jì)。其次，由于證據(jù)1是中國實(shí)用新型專利申請，并非抵觸申請中指的外觀設(shè)計(jì)專利申請，因此證據(jù)1不能構(gòu)成涉案專利的抵觸申請。
2.2 案例二：國家知識產(chǎn)權(quán)局無效宣告請求審查決定（第42011號）
案件概述
針對201630286748.2號外觀設(shè)計(jì)專利（下稱涉案專利），深圳市幾素科技有限公司（下稱請求人）于2023年05月10日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出了無效宣告請求，其理由是涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定，并提交了如下證據(jù)：
圖3：案例二涉案專利附圖
圖4：案例二對比設(shè)計(jì)附圖
證據(jù)1：201630199103.5號中國外觀設(shè)計(jì)專利文獻(xiàn)的打印件，其授權(quán)公告日為2016年10月26日。
請求人認(rèn)為，證據(jù)1的申請日在涉案專利的申請日之前，公開日在涉案專利的申請日之后，構(gòu)成涉案專利的抵觸申請。證據(jù)1的電茶爐（即涉案專利使用狀態(tài)參考圖中所示的電茶爐）上有一個(gè)旋鈕，其與涉案專利的旋鈕用途相同，屬于相同種類的產(chǎn)品；經(jīng)對比，二者的整體造型、三座山體的形狀以及在整體設(shè)計(jì)中所占比例、三座山體的位置關(guān)系以及山體之間的過渡山脊均相同，依據(jù)整體觀察、綜合判斷的原則，二者屬于相同或?qū)嵸|(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)，涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定。
經(jīng)形式審查合格，國家知識產(chǎn)權(quán)局于2023年07月16日受理了上述無效宣告請求，并將上述無效宣告請求書及相關(guān)文件的副本轉(zhuǎn)送專利權(quán)人，通知其在指定的期限內(nèi)答復(fù)。
國家知識產(chǎn)權(quán)局成立合議組對本案進(jìn)行審理，并于2023年09月05日收到專利權(quán)人2023年08月26日提交的意見陳述書。專利權(quán)人認(rèn)為，涉案專利為旋鈕，證據(jù)1為電茶爐，二者的產(chǎn)品種類不相同也不相近、產(chǎn)品用途也完全不同。因此，二者不屬于相同或?qū)嵸|(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)，涉案專利符合專利法第23條第1款的規(guī)定。
本案合議組于2023年09月06日向雙方當(dāng)事人發(fā)出合議組成員告知通知書，并告知雙方當(dāng)事人如對合議組成員有回避請求的，請于收到本通知書之日起7日內(nèi)提交書面的請求書。
雙方當(dāng)事人逾期均未答復(fù)，視為無回避請求。
在上述審理的基礎(chǔ)上，合議組認(rèn)為本案事實(shí)清楚，可以依法作出審查決定。
決定理由
1、法律依據(jù)
專利法第23條第1款規(guī)定：授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。
2、證據(jù)的認(rèn)定
證據(jù)1是中國外觀設(shè)計(jì)專利文獻(xiàn)，專利權(quán)人對上述證據(jù)的真實(shí)性未提出異議。合議組經(jīng)核實(shí)，對證據(jù)1的真實(shí)性予以確認(rèn)。相對涉案專利，證據(jù)1是在先申請?jiān)诤蠊_的中國外觀設(shè)計(jì)專利文獻(xiàn)，可用于評價(jià)涉案專利是否符合專利法第23條第1款的規(guī)定。
3、關(guān)于專利法第23條第1款
根據(jù)審查指南第四部分第五章第5節(jié)的規(guī)定，判斷對比設(shè)計(jì)是否構(gòu)成涉案專利的抵觸申請時(shí)，應(yīng)當(dāng)以對比設(shè)計(jì)所公告的專利文件全部內(nèi)容為判斷依據(jù)。
涉案專利為旋鈕的外觀設(shè)計(jì)，從其使用狀態(tài)參考圖來看，涉案專利的旋鈕可用于電茶爐上；證據(jù)1為一種電茶爐的外觀設(shè)計(jì)，在其主視圖、俯視圖、仰視圖和立體圖中公開了電茶爐上的旋鈕的外觀設(shè)計(jì)（下稱對比設(shè)計(jì)）?？梢?，涉案專利與對比設(shè)計(jì)均為旋鈕的外觀設(shè)計(jì)，二者具有相同的用途，屬于種類相同的產(chǎn)品。
將涉案專利與對比設(shè)計(jì)相比較，二者均為在圓形底部中間凸起三座小山的形狀，小山之間的高度比例基本相同，從主視圖觀察，三座小山相連形成的三角狀也基本相同。二者的主要不同點(diǎn)在于：涉案專利的底部較薄，對比設(shè)計(jì)未公開其底部的厚度。
針對涉案專利與對比設(shè)計(jì)的上述對比，合議組認(rèn)為，二者的整體形狀、具體小山形狀及位置比例關(guān)系均基本相同，二者在底座厚度上的區(qū)別很細(xì)微，同時(shí)該部分在實(shí)際使用過程中通常會(huì)被遮擋，一般消費(fèi)者通常不會(huì)對其厚度施以特別的關(guān)注，因而所述區(qū)別不足以對產(chǎn)品整體視覺效果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。因此，涉案專利與對比設(shè)計(jì)屬于實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)，不符合專利法第23條第1款的規(guī)定。
決定分析
本案較好的體現(xiàn)了抵觸申請的判斷思路，即判斷對比設(shè)計(jì)是否構(gòu)成涉案專利的抵觸申請時(shí)，應(yīng)當(dāng)以對比設(shè)計(jì)所公告的專利文件全部內(nèi)容為判斷依據(jù)。證據(jù)1中公開了帶旋鈕的茶爐，該茶爐上的旋鈕與涉案專利具有相同的用途，屬于種類相同的產(chǎn)品，
03、外觀設(shè)計(jì)抵觸申請的判斷思路與注意事項(xiàng)
專利法第二十三條第一款中關(guān)于“抵觸申請”的規(guī)定，是落實(shí)禁止重復(fù)授權(quán)原則的重要舉措，由于外觀設(shè)計(jì)專利申請的申請文件中不包括權(quán)利要求書，判斷是否構(gòu)成本條所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，只能以表示在兩份外觀設(shè)計(jì)專利申請的圖片或者照片中的外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品為準(zhǔn)。通過上述案例結(jié)合審查指南的相關(guān)規(guī)定可以明確外觀設(shè)計(jì)抵觸申請的判斷思路，即首先考慮對比設(shè)計(jì)的專利類型是否為向國務(wù)院專利行政部門提出的外觀設(shè)計(jì)專利。其次考慮其申請日是否在涉案專利之前，公開在涉案專利申請日后。再次考慮涉案與對比設(shè)計(jì)是否具有相同或相近的種類。最后進(jìn)行具體設(shè)計(jì)要素的比對。
需要注意的是，發(fā)明與實(shí)用新型不能構(gòu)成外觀設(shè)計(jì)專利的抵觸申請，構(gòu)成外觀設(shè)計(jì)專利抵觸申請的應(yīng)當(dāng)是就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。在無效階段無效請求人應(yīng)該避免以發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜆?gòu)成外觀設(shè)計(jì)專利的抵觸申請為理由提出無效宣告請求（如案例一的情形），可考慮發(fā)明、實(shí)用新型公開的線索，進(jìn)一步的挖掘現(xiàn)有設(shè)計(jì)的證明文件。
確定對比設(shè)計(jì)是在申請日前向國務(wù)院專利行政部門提出的外觀設(shè)計(jì)專利，且記載在申請日后的公告的專利文件后，基于涉案專利所保護(hù)的內(nèi)容確定與對比設(shè)計(jì)是否屬于相同或相近的種類，在確認(rèn)為相同或相近種類后進(jìn)行具體的設(shè)計(jì)要素比對。
在判斷對比設(shè)計(jì)是否構(gòu)成涉案專利抵觸申請時(shí)，以對比設(shè)計(jì)所公告的專利文件全部內(nèi)容為判斷依據(jù)，與涉案專利要求保護(hù)的產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，當(dāng)對比設(shè)計(jì)為包含涉案專利部件時(shí)，考慮對比設(shè)計(jì)中該部件與涉案專利是否具有相同或者相近種類，當(dāng)確定為相同或相近的種類時(shí)，進(jìn)一步的判斷是否為相同或者實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。若申請階段申請人先對產(chǎn)品整體提出保護(hù)，在申請日后提出部件保護(hù)，有較大概率會(huì)因抵觸申請的情形導(dǎo)致在后申請（如案例二的情形）不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定，所以在確權(quán)的初期應(yīng)當(dāng)梳理外觀設(shè)計(jì)專利布局，通過將設(shè)計(jì)點(diǎn)的部件與產(chǎn)品整體同日申請，規(guī)避因自身布局失誤造成權(quán)利的喪失。
04、結(jié)語
本文基于專利法和專利審查指南的規(guī)范，結(jié)合國家知識產(chǎn)權(quán)局無效宣告請求審查決定，針對外觀設(shè)計(jì)專利抵觸申請的判斷進(jìn)行分析與總結(jié)，論述了外觀設(shè)計(jì)專利抵觸申請的判斷思路，再結(jié)合筆者經(jīng)驗(yàn)對相應(yīng)情況給出了處理建議，希望對申請人、代理師等相關(guān)從業(yè)者有所幫助。
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