原標(biāo)題：專利申請文件主動修改的時機和注意事項
在專利的審查過程中，除了克服審查意見中的缺陷而做出的被動修改外，還可以對申請文件主動修改。筆者結(jié)合實務(wù)經(jīng)驗，來為大家介紹專利修改中的主動修改。
何時允許修改申請文件？
根據(jù)專利法實施細(xì)則第五十一條的規(guī)定，對于發(fā)明申請，申請人有兩個主動修改時機，第一個時機是在提出實質(zhì)審查請求時，第二個時機是在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月。
對于實用新型和外觀設(shè)計這兩種類型的專利申請，由于不需要進行實質(zhì)審查，因此，它們的主動修改時機只有一個：專利申請人自申請日起2個月內(nèi)，可以對實用新型或者外觀設(shè)計專利申請主動提出修改。
為什么需要對申請文件進行修改？
既然在主動修改時依然不能超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，申請人為什么還需要對專利申請文件進行主動修改呢?
調(diào)整權(quán)利要求書的保護結(jié)構(gòu)，隨市場變化或競爭對手的變化，對希望保護的方案進行調(diào)整。
舉例：原始說明書中記載了方案A和B，權(quán)利要求書中僅記載了方案A。隨著市場變化，競爭對手在專利申請之后推出了關(guān)于方案B的產(chǎn)品，這時建議考慮在主動修改時機內(nèi)將方案B增加到權(quán)利要求書中，以便對方案B進行保護。
主動修改與被動修改
是否可以在答復(fù)審查意見時進行上面的修改策略？
不一定，這是因為在答復(fù)審查意見時需要依照審查意見進行修改和答復(fù)，相比于主動修改階段而言，答復(fù)審查意見時對權(quán)利要求的修改約束較多。例如，需要考慮單一性問題。
修改的基礎(chǔ)是什么？
如果申請內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使“本領(lǐng)域技術(shù)人員”看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，這種修改就是超范圍的。申請內(nèi)容，是指原說明書(包括附圖)和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容，不包括任何優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容。說明書摘要不能作為以后修改說明書或者權(quán)利要求書的根據(jù)。
修改中要注意什么原則？
專利法第33條規(guī)定了：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。法條的目的是維持權(quán)利人與社會公眾之間的利益平衡，防止專利權(quán)人通過事后修改的方式把申請日無法體現(xiàn)在原有技術(shù)方案中的技術(shù)特征添加到本專利的權(quán)利要求中，從而為實質(zhì)上在后的發(fā)明搶占了在先申請日，這對其他公眾是不公平的。
原始申請文件記載的范圍包括：(1)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容;(2)根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。
舉例：
申請人將權(quán)利要求中記載的“乙醇”修改為“有機溶劑”。由于“乙醇”是“有機溶劑”的下位概念，“乙醇”的范圍小于“有機溶劑”，致使“本領(lǐng)域技術(shù)人員”看到的信息與原申請記載的信息不同。因此，這種修改也是不允許的。
附圖中有哪些信息允許增加到權(quán)利要求和說明書中？
申請文件中增加的內(nèi)容是通過測量附圖得出的尺寸參數(shù)技術(shù)特征，這種修改不允許。從附圖中可以直接地、毫無疑義地得出的“定性”的描述是允許增加到權(quán)利要求和說明書中，而無法直接地、毫無疑義地確定的“定量”的描述是不允許增加到權(quán)利要求和說明書中。
公知常識在判斷中的作用？
判斷主體：所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員。
判斷對象：是修改的內(nèi)容與原申請文件明確記載的內(nèi)容之間的對比。
程度：是否能“直接地、毫無疑義地確定”。
所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在判斷時應(yīng)參考申請時的公知常識或慣用技術(shù)等，將原申請文件明確記載的內(nèi)容與公知常識進行合理的結(jié)合，在此基礎(chǔ)上去判斷是否可以直接地、毫無疑義地確定修改的內(nèi)容。
注意，公知常識在判斷過程中起到供參照、輔助判斷的作用，并不是意味著任何情況下都可以將公知常識或慣用技術(shù)補入申請文件中。
舉例：
例1：原記載的方案是一種電池，包括正極，負(fù)極，電解質(zhì)，隔膜。修改后的方案：一種電池，包括正極，負(fù)極，電解質(zhì)，隔膜，殼體。由于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員根據(jù)公知常識可以直接地、毫無意義地確定電池必然包括殼體，因此這種修改是被允許的。
例2：原記載的方案是一種電池，包括正極，負(fù)極，電解質(zhì)和隔膜。修改后的方案一種電池，包括正極，負(fù)極，固態(tài)電解質(zhì)和隔膜。由于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員公知的是電池可能包括固態(tài)電解質(zhì)，也可能不包括固態(tài)電解質(zhì)，也可能是液態(tài)電解質(zhì)，因此這種修改的內(nèi)容不是唯一確定的，因此是不被允許的。
分案申請
如果錯過了主動修改時機，而又想將說明書中記載的某些方案寫入權(quán)利要求中進行保護，可以提交分案申請，分案申請會產(chǎn)生額外的費用。
公眾意見
為避免競爭對手針對性的提出公眾意見，可以先提交一套權(quán)利要求書，專利公開后，再進入實質(zhì)審查，同時修改為自己想要的另外一套權(quán)利要求書，審查員真正在審查的是我們想要的權(quán)利要求書，競爭對手看到的公開版本則不一定是我們想要的權(quán)利要求。這樣可以利用主動修改的方式，起到迷惑競爭對手的作用。
綜上，筆者建議申請人或代理人一定要留意主動修改的機會，好好把握專利的主動修改。
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