專利申請(qǐng)中如何撰寫技術(shù)效果？
原標(biāo)題：專利申請(qǐng)中如何撰寫技術(shù)效果？
在專利申請(qǐng)文件的撰寫過程中，為了強(qiáng)調(diào)發(fā)明的新穎性和創(chuàng)造性進(jìn)而增加授權(quán)可能性，申請(qǐng)人往往傾向于夸大或者過于強(qiáng)調(diào)技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果，但這樣的撰寫方式真的對(duì)專利權(quán)人有利嗎？本文將嘗試根據(jù)相關(guān)訴訟案例和無效決定對(duì)此進(jìn)行分析，并給出建議。
夸大撰寫可能影響權(quán)利實(shí)現(xiàn)
如上文所述，在專利申請(qǐng)文件撰寫過程中，申請(qǐng)人往往傾向于夸大或者過于強(qiáng)調(diào)技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果，這樣雖然可能有利于專利申請(qǐng)的授權(quán)和確權(quán)，但在侵權(quán)判定中卻可能對(duì)專利權(quán)人不利。誠(chéng)如美國(guó)聯(lián)邦巡回法院前首席法官Giles Rich所述，專利是一個(gè)“權(quán)利要求的游戲”，權(quán)利要求界定了發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍。雖然尚無明文直接規(guī)定技術(shù)效果會(huì)限縮權(quán)利要求的保護(hù)范圍，但前者對(duì)后者的影響卻已經(jīng)體現(xiàn)在當(dāng)前的司法解釋和司法判例中。
《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》規(guī)定了“等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征”，即等同原則的實(shí)現(xiàn)要求被訴侵權(quán)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)特征需達(dá)到與專利對(duì)應(yīng)特征基本相同的技術(shù)效果，也就是說，如果不能達(dá)到基本相同的技術(shù)效果，則不會(huì)構(gòu)成侵權(quán)。此外，北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》中給出的符合發(fā)明目的原則也要求，在確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)，不應(yīng)將不能實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的、效果的技術(shù)方案解釋到權(quán)利要求的保護(hù)范圍中，即不應(yīng)當(dāng)將本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在結(jié)合本領(lǐng)域的技術(shù)背景的基礎(chǔ)上，在閱讀了說明書及附圖的全部?jī)?nèi)容之后，仍然認(rèn)為不能解決專利的技術(shù)問題、實(shí)現(xiàn)專利的技術(shù)效果的技術(shù)方案解釋到專利權(quán)的保護(hù)范圍內(nèi)。由此可見，技術(shù)效果在事實(shí)上已經(jīng)對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生了限定。
相關(guān)司法案例也支持上述論點(diǎn)，如上海綠宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與沈其衡侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案（最高人民法院（2009）民申字第238號(hào)）和上海世博會(huì)法國(guó)館“高架立體建筑物”發(fā)明專利權(quán)糾紛案（上海市高級(jí)人民法院（2010）滬高民三（知）終字第83號(hào)）。
以上可以看出說明書中記載的發(fā)明目的、技術(shù)效果在侵權(quán)訴訟中可能會(huì)成為對(duì)權(quán)利要求的范圍進(jìn)行限縮解釋的根據(jù)，或者說，權(quán)利要求要以能夠?qū)崿F(xiàn)說明書記載的技術(shù)效果的方式來進(jìn)行解釋。即便被控侵權(quán)的技術(shù)方案構(gòu)成字面侵權(quán)，但如果被控侵權(quán)的技術(shù)方案不能實(shí)現(xiàn)專利說明書中記載的技術(shù)目的或?qū)崿F(xiàn)其技術(shù)效果時(shí)，也可能不構(gòu)成侵權(quán)（例如權(quán)利要求上位過寬以至于不能實(shí)現(xiàn)其本來想要實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果）。因此，技術(shù)效果的撰寫不能過分夸大。
描述不足可能導(dǎo)致難以授權(quán)
那么，完全不撰寫技術(shù)效果是否會(huì)帶來不利影響呢？答案是肯定的，完全不撰寫技術(shù)效果或者技術(shù)效果描述不足有可能導(dǎo)致專利申請(qǐng)難以獲得授權(quán)。尤其對(duì)于以化學(xué)醫(yī)藥為代表的實(shí)驗(yàn)科學(xué)領(lǐng)域來說，發(fā)明技術(shù)效果的確認(rèn)有其鮮明的特色和不同于其他學(xué)科領(lǐng)域的難度。在化學(xué)醫(yī)藥領(lǐng)域，發(fā)明能否實(shí)施及可達(dá)到何種技術(shù)效果往往難以直接預(yù)測(cè)和判斷，也即發(fā)明技術(shù)效果的可預(yù)知性較差。如果沒有直接、完整而且準(zhǔn)確的記載很有可能導(dǎo)致專利申請(qǐng)無法獲得授權(quán)。
例如在日本斯倍利亞社股份有限公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原專利復(fù)審委員會(huì)專利無效行政糾紛申請(qǐng)?jiān)賹彴钢?，最高人民法院認(rèn)為，涉案專利權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征僅為Ni的含量不同。在此情況下，判斷本專利權(quán)利要求1是否具有創(chuàng)造性，則應(yīng)當(dāng)考慮該數(shù)值范圍與現(xiàn)有技術(shù)相比的技術(shù)效果是否產(chǎn)生了質(zhì)的變化，具有新的性能，或者產(chǎn)生了量的變化，超出人們的預(yù)期。但專利說明書第7頁附表所示試驗(yàn)數(shù)據(jù)不能證明權(quán)利要求1限定的Ni的含量范圍相較于證據(jù)1公開的技術(shù)方案在改善流動(dòng)性方面具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，也不能說明焊料合金的伸長(zhǎng)率僅僅是由Ni的含量決定的，更不能確定或教導(dǎo)焊料合金中Ni的含量不同和伸長(zhǎng)率有何必然聯(lián)系，且涉案專利說明書中亦未記載附表中的伸長(zhǎng)率與熔融焊料合金的流動(dòng)性的線性關(guān)系。因此，本專利權(quán)利要求1對(duì)于Ni含量的選擇，是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過有限的試驗(yàn)就可以得到的，并未取得意料不到的技術(shù)效果，其相對(duì)于證據(jù)1而言是顯而易見的，不具有創(chuàng)造性。
同時(shí)，根據(jù)2017年4月1日起施行的《專利審查指南》新增的“3.5 關(guān)于補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)”一節(jié)的規(guī)定，如果某技術(shù)效果不能從申請(qǐng)公開的內(nèi)容中得到，則該補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)也不會(huì)被接受。因?yàn)槿绻宦稍试S申請(qǐng)人憑借申請(qǐng)日后補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明其技術(shù)方案具備創(chuàng)造性從而獲得專利權(quán)，則有可能違背先申請(qǐng)制和“公開換保護(hù)”的原則。此外，技術(shù)效果以及證明該技術(shù)效果的數(shù)據(jù)還需完整準(zhǔn)確，否則可能導(dǎo)致該技術(shù)效果不被采信，進(jìn)而導(dǎo)致權(quán)利要求被認(rèn)定不具有創(chuàng)造性。
技術(shù)效果撰寫應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確有度
綜合上述案例可以看出，技術(shù)效果的撰寫應(yīng)該準(zhǔn)確、有度。
其一，應(yīng)以所屬領(lǐng)域技術(shù)人員預(yù)料不到的技術(shù)效果為撰寫重點(diǎn)。技術(shù)效果可以包括說明書中聲稱的技術(shù)效果和/或本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)能夠推理得知的技術(shù)效果。
如果專利技術(shù)方案的技術(shù)效果屬于必須通過實(shí)驗(yàn)或者申請(qǐng)人的創(chuàng)造性勞動(dòng)才獲知的技術(shù)效果，即本領(lǐng)域技術(shù)人員即使面對(duì)專利的技術(shù)方案也預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該技術(shù)效果就應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在說明書當(dāng)中，并輔以必要的證明數(shù)據(jù)。化學(xué)、醫(yī)藥等領(lǐng)域的案件一般適用于該情形。
如果專利技術(shù)方案的技術(shù)效果屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員通過簡(jiǎn)單的推理就能夠獲知的技術(shù)效果，就沒有必要記載在說明書當(dāng)中，尤其不宜作為整個(gè)發(fā)明的技術(shù)效果（一般位于發(fā)明內(nèi)容開始部分）來闡述。機(jī)械、電學(xué)等領(lǐng)域的案件一般適用該情形。對(duì)于不記載或者少量記載技術(shù)效果的專利申請(qǐng)文件，撰寫時(shí)務(wù)必保證技術(shù)方案本身的完整和準(zhǔn)確，尤其是關(guān)鍵特征的記載更是如此。 其二，技術(shù)效果應(yīng)該盡量簡(jiǎn)要并分散。在撰寫時(shí)，應(yīng)該盡量將必須記載的技術(shù)效果簡(jiǎn)略而分散地布置到各個(gè)特征的對(duì)應(yīng)位置，而不應(yīng)將多個(gè)技術(shù)效果混合在一起并作為整個(gè)發(fā)明的技術(shù)效果，以減少技術(shù)效果對(duì)權(quán)利要求特征的限定范圍和可能性。這樣做既有利于授權(quán)、確權(quán)階段對(duì)特征作用的描述，也可以對(duì)等同原則造成最小的影響。
其三，技術(shù)效果務(wù)必保證真實(shí)準(zhǔn)確。在專利申請(qǐng)過程中，不弄虛作假是底線要求，不能為了獲得盡早的申請(qǐng)日而提交虛假的數(shù)據(jù)，否則即使專利申請(qǐng)獲得授權(quán)，也可能在后續(xù)的確權(quán)或維權(quán)階段自食惡果，白白浪費(fèi)金錢、時(shí)間和精力。
總之，技術(shù)效果既不是越多越好，也不是越少越好，應(yīng)根據(jù)不同領(lǐng)域不同情形采取不同撰寫方案，并應(yīng)當(dāng)盡量不在說明書中記載“多余的”技術(shù)效果，以免對(duì)保護(hù)范圍造成不必要的限定。（鄭海洋）
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