參與SEP許可談判的雙方在建立初步接觸并簽署保密協(xié)議后，就將進入第二階段：技術(shù)評估。
01
一般行業(yè)慣例
在誠信談判過程中，根據(jù)常用行業(yè)慣例，技術(shù)評估階段可分為四個關(guān)鍵步驟。
第一步：提供充分證據(jù)
首先，專利權(quán)人提供充分的證據(jù)，證明其擁有有效的且實施人可能存在侵權(quán)的標準必要專利。
英國的SEP許可指南指出：當SEP專利權(quán)人認為有人在未經(jīng)許可的情況下使用了其受SEP保護的技術(shù)，并且他們希望許可這些技術(shù)時，他們應(yīng)該將此事通知實施人，并提供足夠的信息來佐證其SEP受到了侵犯。
在實踐中，專利權(quán)人通常會向?qū)嵤┤颂峁┢錁藴时匾獙＠鍐我约跋鄳?yīng)的權(quán)利要求對照表。專利清單包含專利權(quán)人所認為的標準必要專利的相關(guān)信息，例如優(yōu)先權(quán)日期、授權(quán)日期、授權(quán)狀態(tài)、地理覆蓋范圍和聲明信息等。SEP權(quán)利要求對照表則用于證明該專利的至少一項權(quán)利要求可與實施人產(chǎn)品所采用的技術(shù)標準相對應(yīng)。但清單也可能包含非標準必要專利，或是實施人并未實施的專利。因此，實施人應(yīng)基于收到的材料進行必要的盡職調(diào)查。
一個觀點是，每件SEP都會有其相應(yīng)的權(quán)利要求對照表，理由是制作對照表是SEP產(chǎn)生和維護過程中的關(guān)鍵步驟。原始專利權(quán)人的內(nèi)部評審通常依賴權(quán)利要求對照表來確定某項專利：
? 是否具備成為SEP的潛力;
? 是否值得在多個司法管轄區(qū)內(nèi)進行維護;
? 是否適合向標準化組織(如ETSI)進行聲明。
因此，為任何聲明的SEP提供權(quán)利要求對照表通常不會給專利權(quán)人帶來額外的負擔。
筆者在實踐中觀察到，對標準化活動投入大量資金、并做出大量貢獻的專利權(quán)人通常不難提供全面的權(quán)利要求對照表。一些專利權(quán)人可能無法提供任何對照表，或者僅提供少量的、與其專利組合規(guī)模不成比例的對照表。在這種情況下，由于其價值無法得到充分支持，實施人和專利權(quán)人都無法對專利組合的實力建立信心。專利權(quán)人對其專利和相關(guān)技術(shù)理解更為深刻，制作SEP對照表對專利權(quán)人并非難事，投入必要的資源來制作高質(zhì)量的權(quán)利要求對照表，有助于進一步肯定SEP在許可市場上的價值，也更符合專利權(quán)人的最佳利益。
第二步：專利評估
實施人將使用專利權(quán)人提供的信息以及公開信息來審查專利。作為許可項目盡調(diào)的重要一環(huán)，實施人應(yīng)認真檢查專利清單并收集必要的信息，例如專利族的數(shù)量、地理覆蓋范圍、有效期、可執(zhí)行性、相關(guān)標準章節(jié)等。
專利權(quán)人提供的專利信息有時可能不夠充分，此時就需要額外的工作，通常涉及采用第三方專利數(shù)據(jù)庫進行分析和統(tǒng)計，這必然會導致不必要的時間和精力。
在實施人的盡調(diào)工作中，最重要的是驗證SEP的有效性和必要性。如果權(quán)利人一開始提供的權(quán)利要求對照表數(shù)量過少或質(zhì)量不足，難以進行評估，實施人可要求權(quán)利人提供更多的權(quán)利要求對照表，或?qū)で蟪吻迤渲械膯栴}。例如，如果對照表中的專利是在實施人不生產(chǎn)或不銷售產(chǎn)品的司法管轄區(qū)授予的，則實施人可以要求替換。
根據(jù)筆者的經(jīng)驗，公開信息也很有價值，例如：
? 聲明數(shù)據(jù);
? 相關(guān)標準/規(guī)范文件;
? 標準化會議歷史記錄;
? 標準貢獻文檔;
? 在各司法管轄區(qū)的訴訟歷史。
正如英國SEP指南所述：...可能有必要聘請一位專家來幫助評估針對您的產(chǎn)品所主張的標準和專利權(quán)利要求，因為瀏覽并理解標準和專利權(quán)利要求可能是一項極其困難的工作。
事實上，這一步需要相關(guān)標準領(lǐng)域的技術(shù)專家和專利專家共同付出努力，他們需要對技術(shù)和專利法有廣泛的知識，因此這是一項非常消耗時間和資源的工作。
第三步：雙邊技術(shù)會議
標準必要專利通常涉及先進且復雜的技術(shù)細節(jié)，僅由實施人進行技術(shù)分析，可能會導致對目標專利組合的理解不全面，或產(chǎn)生誤解。為了獲得公平的評估結(jié)果，專利權(quán)人的澄清和反饋至關(guān)重要。畢竟，他們通常比實施人更了解他們的發(fā)明。理想情況下，實施人會在自己進行分析后，對專利的有效性和必要性提出質(zhì)疑，然后聽取專利權(quán)人的反饋和澄清。在實踐中，專利權(quán)人和實施人之間的這些技術(shù)討論，特別是坦誠的技術(shù)交流，可以大大加深實施人對專利組合價值的理解程度。
評估和討論SEP的價值通常要從標準必要性和有效性兩個角度進行，這種方式可以更清楚地理解專利權(quán)利要求的合適保護范圍。由于標準技術(shù)和專利的復雜性，面對面會議是解決這些問題最有效的途徑。根據(jù)筆者的經(jīng)驗，雖然視頻會議在疫情后越來越受歡迎，可為雙方節(jié)省成本，但往往不利于有效討論和解決復雜的技術(shù)問題。
此外，為了確保取得富有成效的結(jié)果，雙方專家應(yīng)在會議前做好充分準備，這通常需要付出比雙邊會談本身更多的時間和精力，而這樣的努力往往會給雙方帶來豐厚回報。
第四步：應(yīng)用評估結(jié)果
最后，實施人將把技術(shù)評估和討論的結(jié)果作為商務(wù)談判階段的重要輸入。
經(jīng)過技術(shù)討論后，實施人有望公平地評估目標組合。雖然最終結(jié)果并不是最完美的，但這是實施人盡自己最大努力所得到的結(jié)果。
經(jīng)過技術(shù)討論后，盡管一些分歧可能仍然存在，但許多誤解得以解決，從而讓實施人更深入地了解專利的真正價值。在理想情況下，評估一件專利是否為標準必要，其答案應(yīng)該是明確的“是”或“否”。然而，實踐中往往難以獲得明確的答案。根據(jù)權(quán)利要求的構(gòu)建、或?qū)δ承┨囟ㄒ氐慕忉?，最終可能會呈現(xiàn)一個難以判斷的結(jié)果。
有效性方面也會出現(xiàn)類似的情況。這并不奇怪，因為即使是法院有時也會得出不同的結(jié)論?？紤]到存在這一情況，實施人可以使用某種內(nèi)部評估系統(tǒng)(例如基于分數(shù)或分類)來反映專利價值。技術(shù)評估的結(jié)果可用于為商務(wù)談判提供可靠且可量化的輸入。
02
需要考慮的其他重要因素
在評估中一些關(guān)鍵因素不容忽視，比如其中一個例子是可選問題。標準通常包含很多可選功能，但實施人實際上并未采用這些可選功能。這導致標準必要專利的必要性與侵權(quán)情況產(chǎn)生偏差。因此，需要重點關(guān)注包含大量僅對標可選功能的專利組合。
另一個例子是，在某些專利組合中，可能有很大一部分專利僅與網(wǎng)絡(luò)端產(chǎn)品有關(guān)，而這些專利對終端設(shè)備制造商而言價值較小甚至沒有價值。在評估目標專利組合的經(jīng)濟價值時，應(yīng)適當評估這些因素。
03
關(guān)鍵要點
實際上，技術(shù)評估階段包含的內(nèi)容遠不止上述所列，本文僅重點介紹了一些慣用方法，以及某些挑戰(zhàn)。從根本上講，技術(shù)評估和討論的最終目標是更好地了解目標專利組合的真正價值，因此在許可談判中至關(guān)重要。
當前，SEP的數(shù)量正在急劇增加，許可方及專利組合數(shù)量也在增加。但是根據(jù)筆者的觀察，不同的專利組合，其質(zhì)量和價值有很大差異。能夠向潛在被許可方清晰闡明其專利組合價值的許可方往往更容易成功。另一方面，實施人應(yīng)該對目標專利組合進行認真的盡職調(diào)查，這也有助于促進其他潛在許可方之間的公平性。
筆者呼吁業(yè)界通力合作，確保技術(shù)及標準的真正創(chuàng)新者和貢獻者獲得公平合理的回報。大家共同構(gòu)建的可持續(xù)知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)系統(tǒng)，將為創(chuàng)新者、實施者和消費者帶來收益。更重要的是，良好的生態(tài)有助于提升終端消費者的體驗，讓消費者享受最新的技術(shù)進步。
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