原標(biāo)題：案例評(píng)析 | 什么情況下ODM定作方不構(gòu)成專(zhuān)利法上的被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者？

如果ODM定作方僅授權(quán)加工方在涉案產(chǎn)品上使用其商標(biāo)和名稱(chēng)，而不提供技術(shù)、不參與產(chǎn)品制造，也不存在故意誘導(dǎo)、慫恿、教唆加工方侵犯他人的專(zhuān)利權(quán)的情形的，不構(gòu)成專(zhuān)利法意義上的被控侵權(quán)產(chǎn)品制造者。

在專(zhuān)利侵權(quán)案件中，權(quán)利人往往通過(guò)被訴侵權(quán)產(chǎn)品上的企業(yè)名稱(chēng)或商標(biāo)來(lái)確定被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者的身份。但在某些情況下，通過(guò)這種方式認(rèn)定的“制造者”并不一定屬于專(zhuān)利法意義上的制造者，如果其不提供產(chǎn)品的技術(shù)來(lái)源和技術(shù)特征、不參與產(chǎn)品制造，也不存在故意誘導(dǎo)、慫恿、教唆加工方侵犯他人專(zhuān)利權(quán)的情形的，就不構(gòu)成專(zhuān)利法意義上的被控侵權(quán)產(chǎn)品制造者。

在敖謙平訴飛利浦（中國(guó)）投資有限公司、深圳市和宏實(shí)業(yè)有限公司、寧波新亞文照明電器有限公司、寧波亞明照明電器有限公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權(quán)糾紛案中（二審案號(hào)：（2011）浙知終字第172號(hào)，審判長(zhǎng)：王亦非，代理審判員：周卓華，代理審判員：李臻），二審法院認(rèn)為，在本案貼牌生產(chǎn)的承攬方全權(quán)負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的情況下，不應(yīng)由定作方承擔(dān)因產(chǎn)品侵犯他人專(zhuān)利權(quán)所導(dǎo)致的責(zé)任，從而使得無(wú)過(guò)錯(cuò)的定作方無(wú)需承擔(dān)過(guò)高的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

敖謙平系涉案發(fā)明專(zhuān)利的權(quán)利人，在被授予涉案專(zhuān)利權(quán)后，2005年8月與深圳市和宏實(shí)業(yè)有限公司（以下稱(chēng)“和宏公司”）簽訂專(zhuān)利實(shí)施許可合同，許可由和宏公司實(shí)施該專(zhuān)利，許可年限至專(zhuān)利保護(hù)期限屆滿(mǎn)時(shí)止，許可費(fèi)以專(zhuān)利產(chǎn)品銷(xiāo)售額提成方式計(jì)付，并約定專(zhuān)利許可使用范圍是在全國(guó)范圍內(nèi)使用其專(zhuān)利制造專(zhuān)利產(chǎn)品，并對(duì)外進(jìn)行銷(xiāo)售（包括出口銷(xiāo)售）……敖謙平同意和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專(zhuān)利技術(shù)許可給第三方以O(shè)EM、ODM委托加工的方式使用，和宏公司應(yīng)及時(shí)將第三方使用的情況告訴敖謙平……。

飛利浦（中國(guó)）投資有限公司（以下稱(chēng)“飛利浦公司”）于2008年授權(quán)和宏公司為飛利浦品牌代理商，為飛利浦品牌的插座板產(chǎn)品提供生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)。之后，和宏公司在原有模具基礎(chǔ)上改?？套纸挥善淙Y子公司惠州和宏電線電纜有限公司（以下稱(chēng)“惠州和宏公司”）生產(chǎn)涉案三款電源轉(zhuǎn)換器。三款電源轉(zhuǎn)換器均標(biāo)有“PHILIPS”商標(biāo)，在外包裝上注明“飛利浦（中國(guó)）投資有限公司”。

敖謙平認(rèn)為飛利浦公司與和宏公司制造、銷(xiāo)售的三款“PHILIPS”牌電源轉(zhuǎn)換器侵犯其專(zhuān)利權(quán)，遂于2010年12月1日訴至寧波市中級(jí)人民法院，請(qǐng)求判令上述四公司停止侵權(quán)，并共同賠償經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元。

各方對(duì)侵權(quán)比對(duì)并無(wú)爭(zhēng)議，均確認(rèn)被訴侵權(quán)的三款電源轉(zhuǎn)換器落入涉案專(zhuān)利權(quán)保護(hù)范圍。本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)之一是飛利浦公司、和宏公司是否構(gòu)成侵害敖謙平的涉案發(fā)明專(zhuān)利權(quán)。

一審法院認(rèn)為：

本案中，被控侵權(quán)產(chǎn)品標(biāo)示的商標(biāo)、廠商名稱(chēng)及其地址、郵編、服務(wù)電話、條形碼等識(shí)別性標(biāo)識(shí)均證明飛利浦公司是該產(chǎn)品的制造商，盡管外包裝標(biāo)注了“生產(chǎn)地中國(guó)惠州”，也不能排除飛利浦公司制造商的地位。

敖謙平與和宏公司約定的許可對(duì)象是和宏公司，其制造、銷(xiāo)售的產(chǎn)品亦對(duì)應(yīng)的是和宏公司自己的產(chǎn)品而非其他公司產(chǎn)品，協(xié)議約定的OEM、ODM亦是和宏公司委托第三方的方式，顯然并不包含本案飛利浦公司委托和宏公司定牌生產(chǎn)這種ODM關(guān)系。故飛利浦公司通過(guò)和宏公司定牌生產(chǎn)被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為并未獲得專(zhuān)利權(quán)人敖謙平的許可，已構(gòu)成侵權(quán)；因被控侵權(quán)產(chǎn)品的模具由和宏公司在原有模具基礎(chǔ)上改?？套旨由巷w利浦公司的品牌信息后提供給子公司惠州和宏公司實(shí)施生產(chǎn)，和宏公司還有相應(yīng)的銷(xiāo)售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為，故和宏公司對(duì)被控侵權(quán)產(chǎn)品的制造、銷(xiāo)售行為，也已構(gòu)成侵權(quán)。 

飛利浦公司、和宏公司均不服一審判決，向浙江省高級(jí)人民法院提起上訴。

二審法院認(rèn)為：

本案被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)提供者是和宏公司，飛利浦公司僅授權(quán)和宏公司在涉案產(chǎn)品上使用其商標(biāo)和名稱(chēng)，對(duì)于產(chǎn)品的技術(shù)來(lái)源、技術(shù)特征、制造、銷(xiāo)售以及售后服務(wù)等均由和宏公司及惠州和宏公司負(fù)責(zé)完成。因此，本案的生產(chǎn)模式應(yīng)當(dāng)屬于ODM。敖謙平與和宏公司的專(zhuān)利實(shí)施許可合同中也并沒(méi)有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是和宏公司。

ODM作為一種加工承攬關(guān)系，定作方和加工方的行為是各自獨(dú)立的，并不能將加工方的法律責(zé)任直接歸屬于定作方，尤其加工承攬中的對(duì)外侵權(quán)責(zé)任。在本案ODM生產(chǎn)模式下，被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)由和宏公司提供，制造由惠州和宏公司負(fù)責(zé)完成。飛利浦公司作為定作方并不存在故意誘導(dǎo)、慫恿、教唆加工方侵犯他人的專(zhuān)利權(quán)的情形，因此其所實(shí)施的行為未侵犯專(zhuān)利權(quán)。

從商標(biāo)的功能看，其最基本的功能是標(biāo)示商品或服務(wù)的來(lái)源。飛利浦公司作為商標(biāo)持有人，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上的“PHILIPS”商標(biāo)僅起到標(biāo)示該商品提供者的作用，不應(yīng)認(rèn)定其為專(zhuān)利法意義上的被控侵權(quán)產(chǎn)品實(shí)際制造者，這也與其在ODM中作為定作方的法律地位相符合。

二審法院還指出，敖謙平與和宏公司簽訂專(zhuān)利實(shí)施許可合同后，和宏公司按照合同約定的提成比例陸續(xù)支付了相應(yīng)的許可費(fèi)，該許可費(fèi)已經(jīng)包括了為飛利浦公司貼牌生產(chǎn)的產(chǎn)品提成。因此，敖謙平在根據(jù)專(zhuān)利許可合同收取了相應(yīng)的專(zhuān)利許可費(fèi)后，再行要求和宏公司和飛利浦公司承擔(dān)專(zhuān)利侵權(quán)責(zé)任沒(méi)有法律依據(jù)。

據(jù)此，二審法院認(rèn)定飛利浦公司與和宏公司不構(gòu)成侵權(quán)。

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