非商標代理機構(gòu)在選擇經(jīng)營范圍時須慎重，一旦將商標代理、商標代理服務、知識產(chǎn)權(quán)代理、知識產(chǎn)權(quán)服務納入經(jīng)營范圍，未來申請商標時將受到商標法第十九條第四款的限制，因此可能面臨商標申請被駁回的種種風險。

2017年11月7日，上海某公司（下稱原告）提出第27340682號“法寶網(wǎng)”商標（下稱訴爭商標）的注冊申請，指定使用在“提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室；提供數(shù)據(jù)庫接入服務；視頻會議服務”等第38類服務上。
商標局和原商標評審委員會（下稱原商評委）以訴爭商標違反了《商標法》第十九條第四款為由予以駁回。
原告不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，主要理由為：原告已于2018年12月29日對其經(jīng)營項目進行變更，刪除了“知識產(chǎn)權(quán)代理”服務，訴爭商標應當獲準注冊。

商標法第十九條第四款規(guī)定，商標代理機構(gòu)除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。
在被訴決定作出時，原告營業(yè)執(zhí)照顯示的經(jīng)營范圍包括“知識產(chǎn)權(quán)代理服務”，即使原告現(xiàn)已進行經(jīng)營范圍變更登記，不能排除原告未來從事知識產(chǎn)權(quán)代理服務的可能性。
因此，訴爭商標的申請注冊不符合《商標法》第十九條第四款的有關(guān)規(guī)定。

根據(jù)商標法第十九條第四款之規(guī)定，商標代理機構(gòu)不得申請注冊非代理服務商標。
商標法實施條例第八十四條第一款對“商標代理機構(gòu)”作出釋明：商標法所稱商標代理機構(gòu)，包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務的服務機構(gòu)和從事商標代理業(yè)務的律師事務所。
商標法第十九條第四款是2013年商標法修訂時新增加的條款，其立法背景在于自2003年國家取消了對商標代理機構(gòu)的設立及對商標代理人資格的行政審批后，一些商標代理機構(gòu)利用商標專業(yè)知識，惡意搶注他人商標，謀取不正當利益，擾亂了正常的市場經(jīng)濟秩序。為遏制此種亂象，商標法增加了對商標代理機構(gòu)行為規(guī)范的內(nèi)容。
特別是，北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南中在關(guān)于商標法第十九條第四款商標代理機構(gòu)的認定中規(guī)定，已經(jīng)備案的從事商標代理業(yè)務的主體、工商營業(yè)執(zhí)照中記載從事商標代理業(yè)務的主體、以及雖未備案但實際從事商標代理業(yè)務的主體，屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的“商標代理機構(gòu)”。
由此，只要公司的經(jīng)營范圍包含商標代理、商標代理服務、知識產(chǎn)權(quán)代理、知識產(chǎn)權(quán)服務，不論其是否在商標局進行代理機構(gòu)備案，都將被認定為商標代理機構(gòu)，其申請注冊商標的行為要受到商標法第十九條第四款的約束。如果其申請商標指定使用的服務超出代理服務范圍，將不能獲準注冊。
具體到本案，原告在訴爭商標申請時的經(jīng)營范圍包含“知識產(chǎn)權(quán)代理服務”，可以認定原告為商標代理機構(gòu)，不能申請注冊代理服務以外的商標，但訴爭商標指定使用的服務超出代理服務范圍，因此不能被核準注冊。
但接下來的問題是，原告隨后進行了經(jīng)營范圍的變更登記，刪除了“知識產(chǎn)權(quán)代理服務”，在此種情形下，訴爭商標可否獲準注冊呢？

答案是否定的。如果允許原告變更經(jīng)營范圍，刪除“知識產(chǎn)權(quán)代理服務”，并據(jù)此核準訴爭商標的注冊申請，將會面臨一個新的問題：一旦原告在日后再次進行經(jīng)營范圍的變更，成為商標代理機構(gòu)，如何對其行為進行有效制約？
此時原告可能已經(jīng)積累了大量非代理服務商標，如果再通過商標異議、無效宣告使這些商標歸于無效，將徒增行政和司法成本，影響正常的商標市場秩序。
因此，商標申請注冊主體是否為商標代理機構(gòu)，應當以商標注冊申請日為準，即使商標代理機構(gòu)在申請日之后對經(jīng)營范圍進行變更，刪除代理服務，仍然不能改變其以商標代理機構(gòu)身份申請注冊非代理服務商標的事實，其申請注冊的商標仍然不能獲準注冊。
非商標代理機構(gòu)在選擇經(jīng)營范圍時須慎重，一旦將商標代理、商標代理服務、知識產(chǎn)權(quán)代理、知識產(chǎn)權(quán)服務納入經(jīng)營范圍，未來申請商標時將受到商標法第十九條第四款的限制，因此可能面臨商標申請被駁回的種種風險。