案情簡介：上訴人包某某與被上訴人國家知識產權局、一審第三人張某某實用新型專利權無效行政糾紛一案，涉及專利權人為包某某、名稱為“手機計步器”的實用新型專利(以下簡稱本專利)。針對張某某就本專利權提出的無效宣告請求，原國家知識產權局專利復審委員會(以下簡稱專利復審委員會)作出第36621號無效宣告請求審查決定(以下簡稱被訴決定)，宣告本專利權部分無效;包某某不服，向北京知識產權法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，國家知識產權局重新作出審查決定。北京知識產權法院于2020年12月1日作出(2018)京73行初11074號行政判決，判決駁回包某某的訴訟請求;包某某不服，向最高人民法院提起上訴。
本專利系名稱為“手機計步器”的實用新型專利，專利權人為包某某，專利號為201620056618.4.專利申請日為2016年1月20日，授權公告日為2016年6月29日。
最高人民法院認為：本專利申請日在2008年修正的專利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的專利法施行日(2021年6月1日)之前，本案應適用2008年修正的專利法。根據(jù)各方當事人的意見，本案二審爭議焦點問題是：(一)本專利權利要求1是否具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。具體為：1.本專利主題名稱“手機計步器”對專利權保護范圍是否具有限定作用;2.“問題的提出”對本專利創(chuàng)造性認定的影響;3.本領域技術人員是否有動機將證據(jù)4與證據(jù)3、證據(jù)4與證據(jù)5結合。(二)被訴決定以多篇對比文件評價本專利的創(chuàng)造性是否不當。(三)本專利產品市場銷量巨大對本專利創(chuàng)造性認定的影響。
(一)本專利權利要求1是否具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性
1.本專利主題名稱“手機計步器”對專利權保護范圍是否具有限定作用
本專利的主題名稱為“手機計步器”。包某某上訴主張，“手機計步器”反映了“手機計步”的用途，對本專利所要求保護的產品結構具有實質影響，對保護范圍具有限定作用，解決了“輔助手機進行自動計步”的技術問題，在判斷本專利的新穎性及創(chuàng)造性時應當予以考慮。對此，本院分析如下：
在確定發(fā)明或實用新型專利權的保護范圍時，通常情況下，權利要求所記載的包括主題名稱在內的所有特征均應當予以考慮。但主題名稱對權利要求保護范圍是否具有實際限定作用，應當結合專利權的類型，考慮主題名稱與權利要求的技術內容之間的關系、主題名稱對所要求保護的客體本身是否具有實質性影響等予以確定。實用新型專利權的保護客體是對產品的形狀、構造或者其結合所提出的技術方案。實用新型專利權只保護產品，不保護方法。將產品用于特定用途不屬于實用新型專利權的保護內容。因此，判斷用途限定的主題名稱對實用新型專利權的保護范圍是否具有實際限定作用，應當考慮該限定的用途與權利要求的技術內容之間的關系、是否隱含了要求保護的產品具有某種特定形狀、構造。如果主題名稱所限定的用途與權利要求的技術內容不相適應或對要求保護的產品形狀、構造沒有實質性影響，則對實用新型專利權的保護范圍不具有實際限定作用，不能構成要求保護的技術方案與最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別特征，進而也不能對新穎性、創(chuàng)造性的判斷產生影響。
本案中，本專利主題名稱雖然為“手機計步器”，但首先，從權利要求書及說明書的記載來看，本專利所要求保護的技術方案只是一種帶有手機放置空間的可搖擺的機械裝置，通過電磁驅動裝置產生的磁力和搖擺架自身重力的交互作用，使放置在搖擺架上的手機自動搖晃，其本身并不具有計步的功能和效果。計步是由手機內置的陀螺儀、震動傳感器、重力感應器等硬件及帶有計步功能的軟件協(xié)同作用實現(xiàn)的。也就是說，能否實現(xiàn)計步功能，并非由本專利所要求保護的技術方案決定，而是由放置在本專利產品上的手機所配置的軟件及硬件決定。將不具有計步功能的手機放在本專利產品上并不能計步。故本專利權利要求的技術內容實質上是“一種自動搖晃手機的裝置”，而非手機“計步器”，主題名稱中的“計步器”與權利要求的技術內容不相適應。
其次，本專利是實用新型專利。前文已述，實用新型專利主題名稱中的用途限定通常只有在其隱含了要求保護的產品具有某種特定形狀、構造時，才可能對權利要求的保護范圍具有實際限定作用。本專利技術方案本身與手機計步軟件及相應硬件均沒有直接關系，其只是一個能夠放置手機使手機自動搖晃的裝置，通過自動搖晃手機，可以使手機軟件及硬件誤以為手機用戶處于運動狀態(tài)中從而記錄步數(shù)。所謂“計步”只是描述了本專利產品的一個用途，其對產品本身的形狀、結構并不具有任何影響。無論是否有手機放置在本專利產品上、所放置的手機是否具備計步功能，本專利在通電時都可實現(xiàn)自動持續(xù)搖擺功能。
綜上，本專利主題名稱中的“計步器”對專利權保護范圍不具有實際限定作用，不構成本專利與證據(jù)3或證據(jù)4的區(qū)別特征。包某某的上述主張缺乏事實與法律依據(jù)，本院不予采納。
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二審判決：駁回上訴，維持原判。
【參考案例：(2021)最高法知行終847號】
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